Необхідні умови ліцензійного договору на використання програмного забезпечення

НАВІЩО ВІН ПОТРІБЕН?

       Уявімо ситуацію, коли невелика компанія з продажу автозапчастин має намір вдосконалити внутрішні бізнес процеси та підвищити власні показники ефективності, задля чого вирішує скористатися технологічними перевагами через використання певного програмного забезпечення (далі – “ПЗ”, “софт”). Або ж навпаки, молода команда айтішників мріє про комерціалізацію розробленого софту з автоматизації роботи з клієнтами та збільшення за рахунок цього власних прибутків. Безперечно, при співпраці таких сторін є можливість швидко досягнути необхідних результатів. Але одразу постає питання, як такі відносини оформити юридично та чи потрібно це взагалі?

    Почнемо з того, що програмне забезпечення є комп’ютерною програмою,  яка відповідно до законодавства України та світу є об’єктом авторського права (вид об’єктів права інтелектуальної власності) і охороняється як літературний твір. Нажаль, суттєва кількість бізнес питань сьогодні вирішуються усними домовленостями, але у випадку з використанням подібних об’єктів інтелектуальної власності рекомендуємо ретельніше підходити до становлення майбутніх відносин та  обов’язково оформляти їх юридично. Одним із юридичних інструментів, що активно використовується на практиці та дозволяє належним чином зафіксувати подібні угоди, є ліцензійний договір.

Законодавство визначає ліцензійний договір як угоду, за якою одна сторона (ліцензіар) надає дозвіл на використання певного об’єкта інтелектуальної власності іншій стороні (ліцензіату) на умовах, визначених взаємною згодою, які у свою чергу не повинні суперечити вимогам закону. Тобто, особливістю та прикладним призначенням ліцензійного договору є встановлення відповідних умов, за якими особі надається право використовувати об’єкти права інтелектуальної власності.

Якщо ви не впевнені, що даний тип договору підходить у вашому випадку чи ваша ситуація на ваш погляд є унікальною, звертайтесь до юристів Moris Group, як до досвідчених спеціалістів з питань оформлення передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності, які допоможуть вам отримати бажані результати.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

Укладаючи будь-який ліцензійний договір з контрагентом, обов’язково погодьте з ним наступні умови:

  • Вид ліцензії.  Тут все просто. Варто відповісти лише на два питання:
  1. Чи буде хтось ще мати можливість використання об’єкта права інтелектуальної власності окрім вас, як ліцензіата, у сфері, що обмежена ліцензійним договором (тобто на тих самих умовах щодо території та строку використання об’єкта права інтелектуальної власності, обсягу прав та способів використання,  які надаються за ліцензійним договором)?
  2. А також, чи наявна можливість у ліцензіара використовувати такий самий об’єкт у зазначеній сфері?

       Якщо обидві відповіді негативні – вам необхідна виключна ліцензія. При позитивних відповідях на обидва питання – наявні умови невиключної ліцензії.

     Існує ще такий вид, як одинична ліцензія. У цьому випадку ліцензіар залишає за собою право використовувати зазначений об’єкт інтелектуальної власності у сфері, що обмежена ліцензійним договором, проте виключається можливість видачі аналогічних ліцензій іншим особам.

       Законом встановлено, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено умовами договору.

  • Права і способи використання об’єкта повинні бути чітко вказані і перераховані в ліцензійному договорі. Як мінімум, це зумовлюється тим, що права та способи використання об’єкта права інтелектуальної власності, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.
  • Територія, на яку поширюються надані права. Сторони мають право на власний розсуд встановити умови щодо території, на яку поширюються права за договором. Єдине, треба обов’язково перевірити, чи зареєстровані на цій території об’єкти, права на які надаються за ліцензійним договором.

     Якщо ж умови з цього питання відсутні, то за замовчуванням дія ліцензійного договору поширюється тільки на територію України.

  • Строк. Питання строку також віддається на розсуд сторін. При відсутності в ліцензійному договорі умови щодо строку, він вважається укладеним на строк, що залишився до кінцевої дати дії виняткового майнового права на визначений об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше п’яти років.
  • Щодо порядку та розміру виплат за користування об’єктом права інтелектуальної власності, то цьому пункту також притаманна варіативність. Найбільш розповсюдженим видом ліцензійної виплати є роялті. Особливістю цього виду є те, що плата (винагорода) складається з періодичних виплат, які розтягуються на весь період дії ліцензійного договору. На практиці, розмір таких  виплат визначається за встановленим відсотком від отриманої виручки ліцензіата внаслідок використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Наступний варіант оплати – паушальний внесок, який полягає в одноразовій виплаті ліцензіару фіксованої суми. Проте такий вид, зазвичай, користується меншою популярністю.

Також є можливість комбінувати зазначені варіанти. Наприклад, сторони можуть домовитись, що спочатку сплачується певний паушальний внесок, а наступні виплати здійснюються на умовах роялті.

СПЕЦИФІЧНІ УМОВИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ НА ВИКОРИСТАННЯ ПЗ

       Умови, характерні для ліцензійних договорів даного сегменту, наступні:

  • Питання кібербезпеки. Події останнього часу наочно продемонстрували масштаби проблематики цього питання та стали поштовхом до необхідності його врегулювання. Оскільки гарантувати невтручання у роботу ПЗ з боку третіх осіб неможливо, кожна зі сторін бажає нівелювати власні  ризики по цьому питанню. Залишається встановити, хто буде нести потенційні ризики. Практика показує, що такою особою виступає ліцензіат.
  •  Технічне обслуговування функціоналу наданого ПЗ. Зазвичай, більшість угод в IT містять примітку про те, що певний технічний продукт надається “як є”. Здавалося б, усе логічно. Але таким чином суб’єкт, який має усі права на продукт та надає його у користування, знімає з себе відповідальність за подальшу працездатність продукту та його технічну підтримку. Укладаючи ліцензійний договір, майте на увазі, що вкрай важливо дійти згоди по цьому питанню та включити його як пункт майбутнього договору, аби в подальшому уникнути зайвих суперечок.
  •  Обробка та захист даних при роботі з софтом.  Укладаючи ліцензійний договір, на підставі якого планується завантаження певних комерційних даних до ПЗ з боку ліцензіата, варто приділити увагу характеру та обсягам таких даних, а також роботі з ними з боку ліцензіара. Деталізуйте окремі аспекти взаємодії з даними, а саме, яким чином вони можуть оброблятись, хто має до них доступ, та головне, що з ними буде у випадку закінчення строків ліцензійного договору.
  • Конфіденційність. Випливає з попереднього пункту. Кожна зі сторін має передбачити власну політику конфіденційності, за якою встановити захист ціннісної інформації.

Так як законодавчо захищається форма вираження ПЗ, як об’єкта авторського права, цікавою виглядає можливість сторін передбачити у ліцензійному договорі право на модифікацію наданого об’єкта авторського права. Тобто, у випадку доповнення ліцензіатом вихідного коду програми та створення на його основі нового програмного продукту, виключні майнові права на створений продукт будуть належати вже ліцензіату.

Наприкінці нагадаємо, що укладення ліцензійного договору є ефективним інструментом для юридичного закріплення відносин з приводу використання об’єктів інтелектуальної власності, права на які належать іншому суб’єкту. Варто приділити достатньо уваги та прискіпливо поставитись до умов майбутнього ліцензійного договору, оскільки в подальшому це може захистити вас від негативних наслідків у випадку настання обумовлених ризиків або ж зберегти від зайвих витрат на врегулювання спорів.